最高院改判：谈脱毛仪冷敷部功能性特征与专利保护边界及高质量撰写

2024 年 6 月 11 日，最高院发布一份功能性特征改判的判决书，此判决涉及脱毛仪领域国内一个早期专利（201720489264.7）。该判决将是否导致保护范围边界不清作为冷敷部是否为功能性特征的一个理由，这引发了对专利中采用功能性特征对专利保护边界以及撰写质量提升的思考。

一、公开换保护是专利法的立法宗旨

专利法的立法宗旨是为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展。

二、审查指南对功能性限定的技术特征的解释和限定

对产品权利要求而言，应尽量避免用功能或效果特征限定发明。只有在某技术特征无法用结构特征限定，或用结构特征限定不如用功能或效果特征更恰当，且该功能或效果能通过说明书中规定的实验、操作或所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证时，才可能允许用功能或效果特征限定发明。

对于权利要求中包含的功能性限定的技术特征，应理解为覆盖了所有能实现所述功能的实施方式。对于含功能性限定特征的权利要求，应审查该功能性限定是否得到说明书的支持。若权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成，且所属技术领域的技术人员不能明了此功能还可用说明书中未提到的其他替代方式完成，或所属技术领域的技术人员有理由怀疑该功能性限定所包含的一种或几种方式不能解决发明或实用新型所要解决的技术问题并达到相同技术效果，则权利要求中不得采用覆盖上述其他替代方式或不能解决发明或实用新型技术问题的方式的功能性限定。

三、《司法解释二》对功能性特征的规定

功能性特征是指对结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。

在大部分案件中，采用功能性技术特征对专利进行合理保护，既能最大程度保护发明构思，又能使撰写工作成为专利武器锻造。然而，若对功能性技术特征的描写尺度把握不当，使其保护边界模糊不清，易使专利权保护范围陷入功能性特征限定的尴尬境地。

（一）功能性特征的认定存在争议

虽然《司法解释二》对功能性特征的认定有较清晰规定，但因中国文字的博大精深及判断者既往经验的限制，在实践中仍有较大争议空间。

在本案中，从公开的判决书来看，一审判决中“冷敷部是否为功能性特征”是否为争议焦点以及一审被告是否提出该观点并不明确，但一审判决结果为“冷敷部”不为功能性特征且涉案专利具有“冷敷部”相关特征。二审法院即最高院将冷敷部是否为功能性特征作为争议焦点之一，并认为冷敷部是功能性特征，从而判定被诉产品因不具有冷敷部这一特征而不侵权。由此可见，权利要求中的特征是否为功能性特征会对专利的保护范围产生颠覆性改变。

那么，什么样的特征容易被认定为功能性特征呢？从本案判决中可进行初步学习和印证。最高院认定冷敷部为功能性特征是正确的，符合专利法的立法宗旨。该案权 1 中对冷敷部的限定特征有三：①冷敷部为脱毛机构的一部分；②冷敷部外露于容纳空间；③用于皮肤接触冷敷。若需对皮肤进行冷敷，冷敷部必然需要与皮肤接触，冷敷部也必然需要外露于容纳空间，所以该案权 1 未就冷敷部本身的结构关系进行实质性限定，属于功能性描述特征，是通过其在发明创造中所起的功能或效果进行限定的技术特征。

那么，本领域普通技术人员能否仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或效果的具体实施方式呢？若抛开涉案专利的技术背景和技术构思，本领域技术人员应可直接、明确实现冷敷功能的具体实施方式，如通过半导体制冷元件制冷、通过压缩机压缩循环冷媒制冷或水冷方式等。然而，若如此，一方面会使涉案专利权 1 包含不能解决其技术问题“在进行脱毛时冷敷部对肌肤冷却效果不好”的方案，如冷敷部外露于远离外壳上出光口的一端的方案等，不符合审查指南规定。另一方面会导致无效程序与诉讼程序的割裂，在无效程序中，专利权人和合议组通常会按与具体实施方式类似的能解决技术问题的方案来理解“冷敷部”，这对无效请求人和公众不友好；甚至当请求人找到与具体实施方式不一致的冷敷部时，专利权人还可能辩称其冷敷部为说明书实施例特定的冷敷部。再一方面，也会影响他人发明创造，若脱毛仪领域的竞对将冷敷部视为非功能性特征，可能会放弃在冷敷部方面的改进，因其无论如何改进均可能落入该专利保护范围，这也是二审判决中所称的“如果不将所述冷敷部界定为功能性技术特征，该项权利要求的保护范围将变得边界不清，使得在冷敷部设计上具有创新价值的其他脱毛仪技术方案不合理地落入涉案专利权保护范围，进而使得涉案专利过度侵占所属领域的研发空间，同时也会使得相关市场经营者难以预见其正当竞争行为的法律后果”。

（二）对高质量专利撰写的思考

涉案专利 64.7 的代理师在撰写该案时应是考虑到存在其他设置冷敷部的方式，才将涉案专利中具体的冷敷部结构上位成冷敷部，并为避免在后续诉讼中被认定为功能性特征而特意加了“冷敷部外露于容纳空间”的限定，但该限定只是形式上的，并未实质限定“冷敷部”。

若该案代理师在撰写时能进一步思考或询问引导发明人，除说明书具体实施方式外，还有哪些设置冷敷部的实施方式，或许能得到将冷敷部设置在外壳的出光口处并将冷敷件设置为透明件的实施方式（即该案中涉案产品的方案，通过了解其相关专利也知在两年后该专利权人也把该实施方式进行了专利保护），这样既能扩大专利保护范围，又能使研发获得更好的冷敷方案。在冷敷部的限定上，基于以上两种实施方式，若再补入“冷敷部设于外壳的出光口处”的限定，则有可能既不限缩实质保护范围，又可避免被认定为功能性特征。

（三）总结

通过对该案涉及专利及其相关专利的分析，以及对部分相关竞对的咨询，发现该案代理师似乎偏好这种功能性技术特征的描述方式，且在专利无效和规避设计时对竞争对手造成较大干扰。作为代理师，应追求这种能给对手带来最大干扰的写法，但需利用扎实功底合适把握公开与保护之间的度，铸造出既锋利又坚固的专利武器。