最高法知行终752号案:明确专利新产品认定规则与举证责任分配
裁判要旨:专利权人应当对依据其专利方法直接获得的产品为“新产品”,以及被诉侵权产品与使用专利方法获得的产品为相同产品承担举证责任。人民法院可以结合当事人提交的查新咨询报告、专利审查文件等证据,比较专利产品与专利申请日之前已有产品的组分、结构、质量、性能、功能等是否存在明显区别,综合判断案涉产品是否属于专利法意义上的“新产品”。本案裁判对相关举证责任规则的释明,体现了保护权利人利益与维护公共利益的平衡。
基本案情
本案专利权人为江苏万某新材料股份有限公司(以下简称万某公司),涉案专利为名称“一种分子筛涂层铝箔及其制备方法”的发明专利,万某公司在该案中主张保护权利要求1、4、6。其中权利要求1内容为:一种分子筛涂层铝箔,包括铝基和分子筛涂层,所述铝基的至少一侧设有分子筛涂层,其中所述铝基厚度为0.05~0.5mm,所述分子筛涂层厚度为4~15μm;所述分子筛涂层由分子筛和水性丙烯酸树脂组成,该分子筛涂层铝箔的制备方法包括如下步骤:步骤一,将分子筛粉料进行水处理,将所述分子筛粉料置于水中,形成母液;步骤二,将步骤一获得的母液与水性丙烯酸树脂进行均匀混合,形成混合液;步骤三,涂布固化,将步骤二获得的混合液均匀地涂布在铝基上,而后进行烘干固化。
万某公司主张金某公司生产、销售的分子筛涂层铝箔侵害涉案专利权,向某地市场监管局提出处理请求,该局受理后开展了多次现场检查与口头审理。2024年12月5日,该地市场监管局作出被诉裁决:被诉侵权产品的技术特征与涉案专利权利要求1的技术特征1、2相同,与技术特征3等同,但缺少技术特征4中的部分技术内容,被诉侵权技术方案未落入涉案专利权利要求1的保护范围,因此驳回万某公司的处理请求。
万某公司不服该裁决提起诉讼,主张涉案专利技术特征4属于方法专利,其已经举证证明涉案专利产品是新产品、被诉侵权产品与专利产品属于相同产品,本案应当适用举证责任倒置规则。万某公司在行政程序及一审阶段提交高新技术产品认定证书、科技查新报告、新产品判定咨询报告等证据,主张使用涉案专利方法生产的分子筛涂层铝箔属于专利法规定的新产品。
一审法院经审理认为,使用涉案专利方法生产的分子筛涂层铝箔不属于新产品,本案不符合举证责任倒置的适用条件,应当由万某公司就被诉侵权技术方案是否落入专利权保护范围承担举证责任,最终认定被诉侵权产品的技术方案未落入涉案专利权保护范围,判决驳回万某公司的诉讼请求。万某公司不服一审判决,向最高人民法院提起上诉。
最高人民法院裁判观点
最高人民法院二审审理后认为,万某公司提交的高新技术产品认定证书、科技查新报告、新产品判定咨询报告等证据,不足以证明使用涉案专利方法生产的分子筛涂层铝箔属于专利法意义上的新产品。结合涉案专利授权审查文件分析:从涉案专利权利要求1修改增加的技术特征来看,涉案专利产品的制造方法在申请日前已经被公开,或者属于本领域技术人员的常规技术手段,涉案专利产品与同类产品相比不存在明显区别;万某公司通过合并原申请多项权利要求形成新权利要求并获得授权,但涉案专利权利要求并未引入足以形成新产品的技术特征。因此万某公司仍应当承担进一步证明被诉侵权产品及其制造方法侵害涉案专利权的举证责任。
针对涉案专利权利要求1的技术特征,最高人民法院逐一认定:就技术特征4而言,万某公司并未完成证明被诉侵权产品具有“分子筛涂层由分子筛和水性丙烯酸树脂组成”以及对应制备步骤一、步骤二技术特征的举证责任;就技术特征3而言,该特征涉及铝基、分子筛涂层厚度的数值范围,属于专利权人针对其发明技术方案临界点作出的特定选择,权利边界清楚,被诉侵权产品的对应技术特征并不在专利限定的数值范围内,同时涉案专利说明书既未记载该厚度范围所具有的功能效果,也无法证明被诉侵权产品对应厚度与涉案专利具备相同的功能效果,因此不构成相同或等同。
综上,被诉侵权技术方案未落入涉案专利权的保护范围,一审判决认定事实清楚、适用法律正确,最高人民法院二审判决驳回上诉,维持原判。
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中华人民共和国最高人民法院
行政判决书
(2025)最高法知行终752号
上诉人(一审原告、专利权人):江苏某某新材料股份有限公司,住所地江苏省镇江市。
法定代表人:张某,该公司执行董事。
委托诉讼代理人:孙银生,北京观韬(南京)律师事务所律师。
被上诉人(一审被告):镇江市润州区市场监督管理局,住所地江苏省镇江市润州区南徐路40号。
负责人:耿长旭,该局局长。
出庭负责人:章国兵,该局副局长。
委托诉讼代理人:徐雪,镇江高新区综合行政执法局工作人员。
委托诉讼代理人:颜开,江苏路韬律师事务所律师。
一审第三人(被诉侵权人):江苏某某新材料有限公司,住所地江苏省镇江市。
法定代表人:李某某,该公司总经理。
委托诉讼代理人:王俊杰,江苏辰顺律师事务所律师。
委托诉讼代理人:王新磊,江苏辰顺律师事务所律师。
上诉人江苏某某新材料股份有限公司(以下简称某某股份公司)因与被上诉人镇江市润州区市场监督管理局(以下简称润州区市监局)、一审第三人江苏某某新材料有限公司(以下简称某某有限公司)发明专利行政裁决纠纷一案,不服江苏省南京市中级人民法院(2025)苏01行初46号行政判决,向本院提起上诉。本院于2025年8月28日立案后,依法组成合议庭,于2025年9月26日公开开庭审理了本案,上诉人某某股份公司的委托诉讼代理人孙银生,被上诉人润州区市监局的出庭负责人章国兵及其委托诉讼代理人徐雪、颜开,一审第三人某某有限公司的委托诉讼代理人王俊杰、王新磊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
一审法院经审理查明:
2015年8月22日,某某股份公司向国家知识产权局申请名称为“一种分子筛涂层铝箔及其制备方法”的发明专利(以下简称涉案专利),2017年8月25日获得授权,专利号为ZL20151051****.2,目前专利处于有效状态。涉案专利共9项权利要求,某某股份公司在本案中主张保护权利要求1、4、6,内容为:
“1.一种分子筛涂层铝箔,其特征在于:包括铝基和分子筛涂层,所述铝基的至少一侧设有分子筛涂层,其中所述铝基厚度为0.05~0.5mm,所述分子筛涂层厚度为4~15μm;所述分子筛涂层由分子筛和水性丙烯酸树脂组成,该分子筛涂层铝箔的制备方法包括如下步骤:步骤一,将分子筛粉料进行水处理,将所述分子筛粉料置于水中,形成母液;步骤二,将步骤一获得的母液与水性丙烯酸树脂进行均匀混合,形成混合液;步骤三,涂布固化,将步骤二获得混合液均匀地涂布在铝基上,而后进行烘干固化。
……
4.如权利要求2所述的分子筛涂层铝箔,其特征在于,所述分子筛在分子筛涂层中的重量占比为10~80%。
……
6.一种如权利要求1所述的分子筛涂层铝箔的制备方法,其包括如下步骤:步骤一,将分子筛粉料进行水处理,将所述分子筛粉料置于水中,形成母液;步骤二,将步骤一获得的母液与水性丙烯酸树脂进行均匀混合,形成混合液;步骤三,涂布固化,将步骤二获得混合液均匀的涂布在铝基上,而后进行烘干固化。”
2022年7月,某某股份公司的委托代理人从某某有限公司处购买3卷铝箔卷材,江苏省昆山市公证处对该购买、收货过程出具公证书。某某股份公司陈述,其购买被诉侵权产品后自行进行光谱分析,结论为被诉侵权产品与自身产品主要材料成分一致;某某股份公司将公证书作为证据提交行政程序,但润州区市监局未要求其提交公证购买的被诉侵权产品进行鉴定,因此未提交实物;润州区市监局则陈述,某某股份公司在行政程序中未提交公证购买的被诉侵权产品和所称的检测报告,也未提出鉴定申请。
2023年1月17日,润州区市监局受理某某股份公司提出的涉案专利侵权纠纷处理请求,某某股份公司主张某某有限公司生产、销售的分子筛涂层铝箔侵害涉案专利权。2023年2月24日,润州区市监局对某某有限公司开展第一次现场检查,现场发现涂料原料、铝箔原料和一条铝箔产品加工生产线,未发现涂料原料的生产设备和分子筛粉料。2023年4月13日,润州区市监局组织第一次口头审理,同日某某股份公司提交申请,以存在取证及鉴定困难为由,申请润州区市监局依职权现场见证、调取证据并组织鉴定。2023年5月8日,润州区市监局对某某有限公司开展第二次现场检查,记录某某有限公司制作分子筛铝箔的流程为:步骤一,将分子筛液体原料加水稀释;步骤二,将滚筒机器加热;步骤三,将稀释后的分子筛液体原料均匀喷涂在铝箔原料上;步骤四,进入烘干机高温烘干。润州区市监局对制作过程全程录像并抽样取得7片样品。
2023年5月12日,润州区市监局作出首次行政裁决,某某股份公司不服提起行政诉讼。2023年11月1日,润州区市监局决定撤销首次裁决,继续审理该案,同时同意某某股份公司的鉴定申请,决定中止案件办理至鉴定结束。某某股份公司因此撤回起诉,一审法院于2023年11月16日裁定准许撤诉。
2024年1月19日,润州区市监局开展第三次现场检查,未发现某某有限公司生产分子筛铝箔。2024年2月6日、3月25日,润州区市监局两次向某某股份公司发送电子邮件,就鉴定内容、鉴定机构选择事宜沟通,要求某某股份公司尽快确认鉴定机构。因某某股份公司对润州区市监局提出的鉴定机构均有异议,且始终未找到其认可的合适鉴定机构,2024年8月21日,润州区市监局决定恢复案件审理。2024年8月27日,润州区市监局组织第二次口头审理,双方当事人对润州区市监局三次现场检查取得的笔录、照片、视频、样品,以及双方提交的证据发表了质证意见;口头审理中,某某股份公司主张润州区市监局提出的鉴定机构技术能力不足,其需要时间继续寻找合格鉴定机构,但无法给出具体时间。
行政程序中,某某有限公司提交了其向广州市某某新材料科技有限公司(以下简称某某科技公司)购买分子筛(水性漆)的订单合同及增值税专用发票,合同落款日期为2019年12月2日,发票开票日期为2022年12月4日。某某股份公司主张该合同签订时某某科技公司尚未成立,属于伪造证据;某某有限公司则陈述合同日期属于笔误,实际购买时间为2022年。2024年8月27日,润州区市监局向广州开发区知识产权局发出协助调查函,请求协助核查某某科技公司所售分子筛(水性漆)的成分,以及某某有限公司购买的实际时间。2024年10月11日,广州开发区知识产权局回函称,经现场核查,某某科技公司出具情况说明,其销售给某某有限公司的水性漆主要成分为4A原粉、聚乙烯醇树脂溶液等,其按照某某有限公司的口头需求于2022年10月22日发货,2022年12月4日开具增值税专用发票;某某有限公司一审陈述,4A原粉即4A分子筛原粉。
2024年11月20日,因案情复杂,经部门负责人批准,润州区市监局延长案件办理期限1个月至2024年12月20日。2024年12月5日,润州区市监局作出被诉裁决认定:被诉侵权产品的技术特征与涉案专利权利要求1的技术特征1“一种分子筛涂层铝箔”、技术特征2“包括铝基和分子筛涂层,所述铝基的至少一侧设有分子筛涂层”相同,与技术特征3“所述铝基厚度为0.05~0.5mm,所述分子筛涂层厚度为4~15μm”等同,但缺少技术特征4中的“所述分子筛涂层由分子筛和水性丙烯酸树脂组成”“步骤一,将分子筛粉料进行水处理,将所述分子筛粉料置于水中,形成母液;步骤二,将步骤一获得的母液与水性丙烯酸树脂进行均匀混合,形成混合液”等技术内容,故被诉侵权技术方案未落入涉案专利权利要求1的保护范围,据此裁决驳回某某股份公司的全部诉求。
某某股份公司不服被诉裁决,在法定期限内向一审法院提起诉讼,请求撤销被诉裁决,判决润州区市监局重新作出裁决并承担本案诉讼费。某某股份公司的主要起诉理由为:一是润州区市监局认定事实不清,依据虚假证据作出裁决,未查明外购液态分子筛的真实性、成分、制备方法,也未查明第三方专利授权使用情况;二是本案应当适用举证责任倒置规则,某某股份公司已经举证证明涉案专利产品属于专利法规定的新产品,被诉侵权产品与专利产品为相同产品,应当由某某有限公司证明其产品制造方法不同于涉案专利方法;三是因某某有限公司明确主张没有鉴定必要,某某股份公司才未继续寻找鉴定机构,润州区市监局错误将未选择鉴定机构的责任归责于某某股份公司;四是润州区市监局未要求某某有限公司说明技术来源、演示不同生产方法,认定事实错误,在已经认定技术特征1、2、3构成相同或等同的情况下,因某某有限公司隐瞒伪造证据,错误认定缺少技术特征4;五是润州区市监局超过法定期限作出裁决,延期后未通知某某股份公司,不符合《江苏省行政程序条例》规定,被诉裁决应属无效。
润州区市监局一审辩称:润州区市监局具有本案专利侵权纠纷裁决职权,事实认定清楚,适用法律正确,程序合法,某某股份公司应当就侵权成立承担举证责任,其诉讼理由不能成立,请求驳回某某股份公司的诉讼请求。
某某有限公司一审述称:某某股份公司主张被诉侵权技术方案落入保护范围缺乏事实依据,润州区市监局举证责任分配正确,程序合法,请求驳回某某股份公司的诉讼请求。
一审法院认为:
关于举证责任分配,某某股份公司主张本案适用专利法规定的举证责任倒置,但适用该规则需要某某股份公司举证证明涉案专利方法制造的产品为新产品,且被诉侵权产品与专利产品技术特征相同或等同,本案不符合举证责任倒置的适用条件,某某股份公司提交的证据不足以证明被诉侵权产品具备全部对应技术特征。润州区市监局依申请开展现场检查、取样、组织鉴定,举证责任分配并无不当,未损害某某股份公司的实体权利。
关于侵权认定,争议的“分子筛涂层由分子筛和水性丙烯酸树脂组成”属于产品技术特征,应当由某某股份公司承担举证责任,某某股份公司虽提出鉴定申请,但对润州区市监局选择的鉴定机构不予认可,又长期无法提供其认可的鉴定机构,导致无法通过鉴定查明产品组成,应当承担举证不能的不利后果,被诉裁决认定不具备该技术特征并无不当;针对制备方法步骤一、步骤二,某某股份公司也未提供证据证明被诉侵权方法具备该技术特征,被诉裁决认定正确。综上,被诉侵权技术方案未落入涉案专利权利要求1、从属权利要求4以及方法权利要求6的保护范围。
关于程序合法性,本案参照《专利行政执法办法》审理,润州区市监局经审批延长办案期限,在法定期限内作出被诉裁决并送达,未违反法律规定,程序合法。
综上,一审法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定,判决:驳回原告江苏某某新材料股份有限公司的诉讼请求。案件受理费100元,由原告江苏某某新材料股份有限公司负担。
某某股份公司不服一审判决,向本院提起上诉,请求撤销一审判决,改判认定某某有限公司侵害涉案专利权,由被上诉人承担本案诉讼费。某某股份公司主要上诉理由为:一是一审未查明合议组成员的专利执法资格,撤销首次裁决后未另行组成合议组,程序违法;本案应当适用《江苏省行政程序条例》关于延期告知的规定,一审适用《专利行政执法办法》属于法律适用错误。二是一审未适用举证责任倒置错误,某某股份公司已经完成新产品的举证,本案应当适用举证责任倒置,润州区市监局未向某某股份公司释明不举证的法律后果,存在过错。三是润州区市监局调取的生产过程录像已经证明某某有限公司的生产方法与涉案专利相同,一审错误认定某某股份公司对录像无异议,认定事实错误。四是润州区市监局未查明基础事实,未追究某某有限公司伪造证据的责任,未依职权委托鉴定,未告知不鉴定的法律后果,程序违法,侵权认定错误。
润州区市监局辩称:一是合议组成员均持有合法行政执法证件,撤销首次裁决后无需全部更换人员,某某股份公司也未申请回避;二是《江苏省行政程序条例》关于延期告知的规定适用于投诉举报案件,本案属于专利侵权行政裁决,不适用该规定,润州区市监局已经依法履行程序;三是某某股份公司未完成新产品和相同产品的举证,不符合举证责任倒置的适用条件,应当承担举证不能的后果;四是某某股份公司关于鉴定的主张自相矛盾,其无正当理由未提交检测报告,应当自行承担责任,请求维持一审判决。
某某有限公司述称:涉案专利产品并非新产品,举证责任倒置的主张不成立,某某股份公司也未证明被诉侵权技术方案落入保护范围,润州区市监局程序合法
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