最高法：主动提供技术方案诱导他人实施专利后起诉属恶意诉讼

近期，最高人民法院知识产权法庭审结一起因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷上诉案件。广东某新材料公司作为“一种导轨”实用新型专利的专利权人，在未取得中山市某制品厂侵权初步证据的情况下，通过业务员向该厂提供包含专利完整技术方案的图纸，要求其按图生产样品并购买，随后对该厂及其投资人李某提起专利侵权诉讼，并向该厂客户发送侵权警告函。专利侵权案生效判决认为，被诉侵权行为系经专利权人许可实施，不属于侵权行为，驳回了广东某新材料公司的诉讼请求。此后，中山市某制品厂、李某认为广东某新材料公司的行为构成恶意诉讼，向广州知识产权法院起诉，要求其赔偿诉讼中的合理支出并支付精神损害赔偿金。

一审法院认为，广东某新材料公司故意引诱中山市某制品厂实施侵权行为，构成恶意提起知识产权诉讼，判决其赔偿律师费等合理支出共计11.5万元。广东某新材料公司不服，提起上诉，主张其取证方式虽有瑕疵，但向工厂发送图纸以确定产品信息是行业交易习惯，且没有替代的取证方式。

最高人民法院二审认为，被诉侵权人基于他人行为而实施侵害知识产权行为所形成的证据，可作为权利人起诉其侵权的证据，但被诉侵权人仅基于权利人取证行为而实施侵权行为的除外。即便买方定制是行业惯例，权利人也可只向制作方提出尺寸、规格等要求，为其提供交易的一般条件或机会。若制造方产品落入专利权保护范围，则构成侵权。然而，广东某新材料公司直接向中山市某制品厂提供包含专利完整技术方案的图纸并要求按图生产，使产品必然落入保护范围，此取证行为诱导该厂实施被诉侵权行为，违反诚信原则，取得的证据不应被采纳。

广东某新材料公司在无证据表明中山市某制品厂已侵权或即将侵权的情况下，通过提供技术方案诱导其制造、销售涉专利产品，并以此为证据提起诉讼。在诉讼中，该公司只提交对己有利的证据，隐瞒诱导取证事实，主张高额侵权赔偿金、申请财产保全、向相关客户发送侵权警告函，干扰、影响中山市某制品厂的正常经营，其行为超出正当维权限度，主观恶意明显，构成恶意提起知识产权诉讼。最高人民法院判决驳回上诉，维持原判。本案判决体现了权利人应严守诉讼诚信、谨慎行使诉讼权利、注意取证方式合法性、不得滥用权利的司法导向，对类似恶意诉讼案件的处理具有参考意义。

中山某金属制品厂（以下简称中山厂）、李某因广东某材料公司（以下简称广东公司）的恶意诉讼及商业诋毁行为，向一审法院提起诉讼。中山厂、李某称，广东公司冒用他人名义要求他们按其提供的图纸生产、销售“金属导轨”产品，后作为专利权人提起专利侵权之诉，要求他们承担侵权损害赔偿责任，该诉讼经一审、二审及再审均被驳回。中山厂、李某认为广东公司的行为属于恶意提起知识产权诉讼，同时存在商业诋毁，导致其业务受挫，造成极大经济损失，故请求广东公司赔偿经济损失、赔礼道歉、消除影响并支付精神损害赔偿金。

广东公司一审辩称，其通过发送图纸订购产品的方式符合行业惯例，是正常的维权行为，虽取证方式有瑕疵，但主观无恶意，向中山厂客户发送的提示函也未超出必要限度。

一审法院认定主要事实如下：

广东公司是涉案专利的专利权人，该专利现处于有效状态。广东公司以中山厂、李某侵犯其专利权为由提起诉讼，要求他们停止侵权、销毁模具并赔偿经济损失及维权成本共计500万元，后变更诉讼请求为要求中山厂及李某连带赔偿经济损失399万元（含维权成本）。在该案中，广东公司的工作人员向李某发送设计图纸，中山厂按要求生产样品，广东公司的委托代理人接收了样品并进行了公证。但广东公司除两次公证收货取证外，不能提供中山厂、李某还存在制造被诉侵权产品的其他证据。一审法院判决驳回广东公司的全部诉讼请求，广东公司不服提起上诉，二审判决驳回上诉，维持原判。二审判决还认为，广东公司的现有证据不足以证明第二次购买的被诉侵权产品不是按照其图纸制造，且被诉侵权产品不落入涉案专利权的保护范围。广东公司不服二审判决，申请再审，被驳回。

在本案诉讼中，中山厂、李某提交了广东公司的提示函，称其发现市场上有涉嫌侵犯涉案专利的产品，部分来源于中山厂，并已提起侵权诉讼，提示相关客户勿采购侵权产品。中山厂、李某称该提示函导致其订单大量流失，但无法提供具体发函对象信息。广东公司称提示函是业务员所为，可能只发给了两三家五金加工行业的客户，且由于业务员离职，无法核实发函对象。

对于损失方面，中山厂、李某提供了多份律师委托合同及相关发票、银行流水等证据，以证明其为应对诉讼而产生的律师费支出。广东公司对这些证据进行了质证，除对部分款项的支付确认外，对其余款项支付均不确认，认为部分款项流水的交易金额、时间与合同、发票不对应。

一审法院认为，恶意提起知识产权民事诉讼，是指当事人以获取非法或不正当利益为目的而故意提起的在法律上或事实上无依据的诉讼，致使相对人在诉讼中遭受损失的行为。恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷，本质上属于侵权纠纷，适用过错责任原则。在本案中，广东公司提起的259号案诉讼经一审、二审及再审均败诉，中山厂、李某为应对诉讼产生了律师费等支出，且因诉讼丧失部分预期收入，这些损害后果与259号案的提起具有因果关系。因此，关键在于广东公司提起该诉讼是否具有主观恶意。

关于主观恶意的判断，一审法院认为，可从以下三个方面考量：一是行为人在提起诉讼时是否知晓其诉请缺乏法律依据或事实根据；二是行为人是否有损害对方当事人利益或者为自己谋取不正当利益的目的；三是行为人在诉讼中是否存在明显不当且有违诚信的诉讼行为。

对于广东公司在提起259号案诉讼时是否具有权利基础和事实依据，一审法院认为，广东公司提起诉讼时涉案专利处于合法有效状态，其具有合法权利基础。但广东公司明知中山厂、李某系根据其提供的图纸及规格制造被诉侵权产品，且无其他证据证明中山厂、李某涉嫌专利侵权，仍以其未经许可制造、销售被诉侵权产品为由提起诉讼，缺乏事实依据。广东公司提供图纸给中山厂、李某生产所获得的证据，系引诱其实施侵权行为，不属于合法有效的侵权证据。

关于广东公司在提起259号案诉讼时是否具有损害对方当事人利益或者为自己谋取不正当利益的目的，是否存在明显不当且有违诚信的诉讼行为，一审法院认为，广东公司作为五金加工制造企业，应当具备相应的专利法认知能力，且聘请了律师代理诉讼，应当对诚信诉讼和举证责任有清晰认识。但广东公司在诉讼中存在诸多不当行为，如未主动提交微信聊天记录和设计图纸，未披露相关事实，提出过高的损害赔偿请求并申请财产保全，具有损害中山厂、李某利益的不正当目的，且存在明显不当、有违诚信的诉讼行为。

综上，一审法院认定广东公司提起259号案诉讼具有主观恶意，构成恶意诉讼，应赔偿中山厂、李某的经济损失。对于律师费支出，一审法院根据中山厂、李某提交的证据，判决广东公司赔偿中山厂律师费30000元、李某律师费85000元。对于商业诋毁问题，一审法院认为，广东公司的提示函构成商业诋毁，但对中山厂、李某主张的精神损害赔偿不予支持。

中山厂、李某和广东公司均不服一审判决，提起上诉。中山厂、李某认为一审法院未查清实际律师费支出，应改判广东公司向中山厂赔偿损失11万元，向李某赔偿损失9万元，并赔偿精神损害赔偿2万元。广东公司则认为其不构成恶意提起知识产权诉讼和商业诋毁，请求撤销一审判决，改判驳回中山厂、李某的全部诉讼请求或发回重审。

二审法院认为，本案应当适用2017年修正的反不正当竞争法及侵权责任法的相关规定。二审阶段的争议焦点问题是：（一）广东公司的行为是否构成恶意提起知识产权诉讼；（二）广东公司发送提示函的行为是否构成商业诋毁；（三）广东公司应承担何种责任。

关于广东公司的行为是否构成恶意提起知识产权诉讼，二审法院认为，广东公司直接向中山厂提供包含涉案专利完整技术方案的图纸并要求其按图生产，使得中山厂按图制造的产品必然落入涉案专利权保护范围，该取证行为诱导中山厂实施被诉侵权行为，违反诚信原则，取得的证据不应被采纳，其以此证据提起专利侵权诉讼，明显缺乏事实根据。同时，广东公司在诉讼中明知自己的主张缺乏事实依据，却隐瞒相关事实，主张高额赔偿金并申请财产保全，还向相关客户发送侵权警告函，干扰、影响中山厂的正常经营，主观恶意明显，构成恶意提起知识产权诉讼。

关于广东公司发送提示函是否构成商业诋毁，二审法院认为，广东公司在无证据表明中山厂存在侵权行为的情况下，发送提示函称中山厂产品涉嫌侵权并已提起诉讼，具有明显的虚假性和误导性，且该行为具有通过不正当手段打压竞争对手的意图，会损害中山厂的商业信誉及商业利益，构成商业诋毁。

关于广东公司承担责任的问题，二审法院认为，精神损害赔偿限于精神权利，原则上不支持依据不正当竞争行为主张的精神损害赔偿，且中山厂、李某未提供相应精神受损的证据，故对其精神损害赔偿的请求不予支持。对于赔偿损失的责任，二审法院认为，广东公司应赔偿中山厂、李某因诉讼支出的律师费，一审法院根据实际情况酌情确定的赔偿数额在合理范围之内，予以确认。

综上所述，二审法院判决驳回上诉，维持原判。二审中山厂、李某预交的案件受理费由其自行负担，广东公司预交的案件受理费亦由其自行负担。