外观设计专利单独对比的特殊情况

【弁言小序】

在判断涉案专利是否符合我国专利法第九条第一款、第二十三条第一款的规定时，需遵循单独对比原则，即将涉案专利与一项外观设计单独进行比较，不可将涉案专利与多项外观设计组合后进行对比。需注意的是，单独对比原则是仅使用一项外观设计与涉案专利对比，而非限制仅用一篇对比文件进行对比，因为一项外观设计可能记载在多篇对比文件中。根据《专利审查指南》相关规定，对于套件产品外观设计、相似外观设计、组件产品外观设计专利，适用单独对比原则时，可使用多篇对比文件进行对比。对于套件产品和相似外观设计，一项专利权包含多项独立的外观设计，这些外观设计可能记载在多篇对比文件中；对于组件产品，构成该组件产品的组件也可能记载在多篇对比文件中。本文主要探讨组件产品外观设计单一对比的特殊情形。

【理念阐述】

专利法第九条第一款规定同样的发明创造不得重复授权。就外观设计专利而言，同样的发明创造包括相同和实质相同两种情况。

专利法第二十三条第一款规定授予专利权的外观设计不应属于现有设计，也不应存在抵触申请。该条规定的立法初衷是鼓励创新，专利权应授予最先发明人。若在先发明人在涉案申请的申请日前申请、在涉案申请的申请日后才公告获得外观设计专利权，此在先申请构成涉案申请的抵触申请，依据不得重复授权原则，涉案申请不应授予专利权；若在先发明人未在涉案申请的申请日前申请专利，也未公开其外观设计，则该外观设计既非涉案申请的现有设计，也非抵触申请，不会影响涉案申请获得专利权，此时，在先发明人仅拥有先用权。在适用专利法第二十三条第一款时，无论是现有设计还是抵触申请的判断，都包括外观设计相同和实质相同两种情形。

与上述立法初衷相符，在适用专利法第九条第一款和专利法第二十三条第一款的规定时，都应将涉案专利要求保护的外观设计与一项对比设计进行单独对比，不可将其与几项外观设计或外观设计特征进行组合后对比，即应遵循单独对比原则。

在专利审查实践中，部分当事人存在误解，认为单独对比仅适用于专利法第二十三条第一款，而专利法第二十三条第二款仅适用组合对比，即以为专利法第二十三条第二款只能用多项现有设计组合与涉案专利进行对比，不能用一项现有设计与涉案专利进行对比。实际上，专利法第二十三条第二款也存在仅使用一项现有设计对比的情况，两者的区别在于，专利法第二十三条第一款的单独对比，仅限于判断涉案专利与一项现有设计相比是否“完全相同”或属于专利审查指南规定的“实质相同”的情形，专利法第二十三条第二款的单独对比，则提出了更高要求，需综合考虑影响整体视觉效果的各种因素，判断涉案专利与一项现有设计是否具有明显区别。

值得注意的是，无论是适用专利法第九条第一款，还是适用专利法第二十三条第一、第二款，对于外观设计专利，单独对比原则都要求以一项对比设计与涉案专利进行对比，但并不局限于一篇对比文件进行对比。对于套件产品的外观设计专利、相似外观设计专利，因一项专利权包含多项独立的外观设计，所以可用不同的对比设计与其对应的各项外观设计分别进行对比，这些不同的对比设计可能记载在不同的对比文件中。对于组件产品，其由多个构件组成，申请外观设计专利时，既可申请由多个构件组成的组件产品的外观设计专利，也可将多个构件分别单独申请外观设计专利，因此在组件产品的外观设计专利与相应多个构件的外观设计专利之间，也存在适用专利法第九条第一款以及专利法第二十三条第一款的情况。《专利审查指南》第四部分第五章第 5.2.1 节规定，涉案专利是由组装在一起使用的至少两个构件的产品的外观设计的，可将其与构件数量相对应的明显具有组装关系的构件结合起来作为一项对比设计与涉案专利进行对比。上述组件产品的对比，虽使用了多篇对比文件，但用于对比的仍是一项外观设计，因此符合单独对比原则。这种情形的适用有严格条件限制，一是对比设计的构件数量与涉案专利一一对应，二是构件之间具有明显组装关系，这与专利法第二十三条第二款的多项外观设计组合对比不同，因为专利法第二十三条第二款的多项外观设计组合对比无上述条件限制，在现有设计中有相应组合启示的情况下，可将多项现有设计或现有设计特征进行拼合和替换。

【案例演绎】

在名为“蓝牙耳机及充电仓”的外观设计专利无效宣告请求案中，涉案专利为带有充电仓的无线蓝牙耳机。简要说明中表明其用途为音频传输以及给蓝牙耳机充电、收纳，设计要点在于产品的形状。

请求人主张用证据 1 和证据 2 证明涉案专利不符合专利法第二十三条第一款的规定，理由为：涉案专利是由组装在一起使用的两个构件构成的产品的外观设计，可将两个明显具有组装关系的构件结合起来作为一项对比设计与涉案专利进行对比。证据 1 是耳机仓，证据 2 是耳机，虽这是两份单独的对比文件，但二者与涉案专利的构件数量相对应，且证据 1 的耳机仓与证据 2 的耳机具有明显组装关系，故可将证据 1 与证据 2 结合起来作为一项对比设计，用于与涉案专利对比。证据 1 和证据 2 的申请日均早于涉案专利申请日，公开日晚于涉案专利申请日，构成涉案专利的抵触申请。涉案专利组件 1 的电池仓与证据 1 实质相同，涉案专利组件 2 和组件 3 的耳机与证据 2 相同。因此，涉案专利不符合专利法第二十三条第一款的规定。

合议组认为，从涉案专利授权公告图片来看，涉案专利保护的是一种组件产品的外观设计，由组件 1 所示充电仓和组件 2、组件 3 所示蓝牙耳机组成，蓝牙耳机可放置于充电仓内。证据 1 的产品名称为耳机，从其授权图片看，该耳机为无线耳机，证据 2 的产品名称为耳机套，证据 1 和证据 2 的设计人和专利权人均为李慧，申请日均为 2021 年 10 月 18 日，为同一人同一日申请的两项外观设计专利，授权公告日分别为 2022 年 2 月 8 日和 2022 年 3 月 1 日，均属于在涉案专利申请日前申请、在涉案专利申请日后公开的外观设计专利，可用于评价涉案专利是否符合专利法第二十三条第一款的规定。证据 1 的无线耳机与证据 2 的耳机套用途相对应，根据一般消费者对无线耳机类产品的常识性了解，无线耳机可放置于耳机套内，无线耳机需充电后使用，通常情况下耳机套通常兼具充电仓的用途，两者常作为一项产品整体出售。因此，证据 1 的无线耳机与证据 2 的耳机套明显具有组装关系，可组装为一项产品的外观设计。同时，涉案专利由组件 1 所示充电仓，组件 2、组件 3 所示耳机这三个构件组成，涉案专利组件 1 对应证据 1 记载的耳机套，涉案专利组件 2、组件 3 对应证据 2 组件 1、组件 2 所示的耳机，上述构件一一对应。综上，证据 1 和证据 2 与涉案专利构件数量相应、明显具有组装关系，属于专利审查指南规定的可结合起来作为一项外观设计与涉案专利进行对比的情形。涉案专利的蓝牙耳机和充电仓及耳机在视觉上相互独立，在功能上相互联系，一般消费者会独立观察充电仓和耳机，从而对其产品的外观设计产生整体视觉印象。将涉案专利的组件 1 与证据 1 相比，两者形状基本相同，主要区别在于涉案专利组件 1 底部有一长方形槽口，该区别属局部细微变化，因此两者实质相同；将涉案专利的组件 2、组件 3 分别与证据 2 的组件 2、组件 1 相比，两者形状基本相同，仅有局部细微区别，构成实质相同。所以，涉案专利请求保护的一项“蓝牙耳机及充电仓”的外观设计与证据 1、证据 2 结合起来的一项“耳机套和耳机”的外观设计实质相同，属于同样的外观设计，不符合专利法第二十三条第一款的规定。

综上所述，专利法第二十三条第一款旨在避免对已存在的外观设计再次授予专利权，一是该外观设计不属于现有设计，二是该外观设计不存在抵触申请。专利法第九条第一款则要求同日申请的外观设计也不得重复授权。在适用上述条款时要遵循外观设计单独对比原则，即应将涉案专利要求保护的外观设计与一项对比设计进行单独对比，不可将其与几项外观设计或外观设计特征进行组合对比。但需注意，一项对比设计不等同于一份对比文件，对于组件产品的外观设计，当有证据表明一项外观设计的不同组件存在于多份对比文件中时，可使用该多份对比文件记载的与涉案专利组件数量相同、明显具有组装关系的组件结合起来作为一项外观设计与涉案专利进行对比。（作者单位：国家知识产权局专利局复审和无效审理部）