相关案例与 EPO 裁决看有害优先权及应对

本文将围绕“有害优先权”的相关案例以及EPO提出的解决方案，深入剖析有害优先权的情形与应对之策。

专利优先权源自《保护工业产权巴黎公约》，旨在保障缔约国国民的先申请利益。然而，在实际运用中，若操作不当，可能会演变成“有害优先权”。

一、有害优先权的定义

典型的“有害优先权”情形为：在后提交的专利申请通过优先权申请取得优先权日，而其同族在先提交的平行专利申请因未通过优先权申请保留实际申请日，此时，取得优先权日的专利申请可能破坏其他同族平行申请的新颖性和/或创造性，影响其授权或专利稳定性。另一种极端情况是，在先申请在优先权届满期限前提前公布，而后提交的在后申请要求该在先申请的优先权但未通过，导致在先申请成为在后申请的现有技术，对在后申请造成危害，且对于本国优先权而言，在先申请会被视为撤回，申请人可能丧失所有权利。

造成有害优先权的主要原因是优先权核实的实质在于相同主题的核实，即判断在后申请的技术方案是否能从在先申请的文件中直接且毫无疑义地得出。实践中，在后申请可能会对在先申请进行改进或扩展，采用上位概括方式限定更大保护范围的技术方案，但该方案不能直接从在先申请中得出；或者在先申请对某些技术特征的阐述笼统或含糊，甚至仅有暗示，而要求优先权的申请增加了详细叙述，导致技术方案不能直接从在先申请中得出，从而使在后申请的优先权不成立。

二、有害优先权的情形及案例

（一）有害平行申请

在深圳某公司、国家知识产权局等行政二审纠纷案中，二审争议焦点是本专利是否享有优先权，即本专利权利要求所限定的“脱毛仪”是否记载于在先申请的“激光脱毛仪”中。深圳某公司辩称本专利与在先申请有诸多相同之处，但最高人民法院认为，本专利权利要求所限定的“脱毛仪”与在先申请的“激光脱毛仪”保护范围不同，不符合“相同主题”的判断标准，若赋予本专利优先权，会违背专利法有关优先权的立法宗旨，因此深圳某公司的上诉理由不成立。最终，涉案专利的无效决定生效，其平行专利申请因享有优先权日成为抵触申请，导致涉案专利的大部分权利要求被宣告无效。

（二）“自杀式”优先权

在吉林厚德食品有限公司与国家知识产权局专利复审委员会、大连绿雪蛋品发展有限公司二审行政纠纷案中，争议焦点在于本专利权利要求限定的“蛋粉或蛋液”能否享有先申请文件中“鸡蛋粉”的优先权。北京高院认为，本专利相关权利要求所限定的原料范围比在先申请文件所记载的范围更广，相关内容无法从在先申请文件中直接和毫无疑义地得出，吉林厚德公司的理由不充分，且仅专利名称相同不足以证明构成相同主题的发明。该二审行政判决经最高人民法院再审确认后，国家知识产权局重新作出无效决定，宣告涉案专利全部无效，专利权人丧失所有权利。

（三）有害同日申请

在笔者代理的一起实用新型无效宣告案中，涉案专利存在同日发明专利申请，且两者均分别要求了各自在先申请的优先权。经核实，涉案专利的权利要求书相对于优先权文本新增了特征，但该新增特征在优先权文本中未有任何文字记载，专利权人虽主张优先权文本的附图公开了该特征，但该主张不成立。因此，涉案专利的优先权不成立，鉴于涉案专利的同日发明专利申请的优先权文本已提前公开，该文本成为涉案专利的现有技术，致使涉案专利被宣告全部无效，该无效决定已被北京知识产权法院一审维持有效。

三、EPO的解决方案

欧洲专利局曾在处理“有害优先权”问题上作出多个相互矛盾的裁决，后其扩大上诉委员会在2016年11月29日作出G0001/15裁决，对部分优先权问题进行统一解释，基本解决了“有害优先权”问题。

（一）基于G0001/15裁定确定的“部分优先权”制度

扩大上诉委员会指出，对于包含替代主题的权利要求，只要能证明可替代主题已在优先权文本中首次直接或至少隐含、明确且以可实现的方式披露，就应允许其申请部分优先权，不应施加其他实质性条件或限制。针对“或”型权利要求涵盖的主题是否能享有“部分优先权”，扩大上诉委员会给出了两步法评估方法：第一步，确定优先权文本中公开的相关主题，根据相关判断标准判断是否能直接、毫无疑义地从优先权文本中得到；第二步，判断要求了优先权的申请或专利的权利要求中是否包含上述相关主题，若答案为是，则“或”型权利要求可概念性地分为两部分，第一部分可享受优先权，第二部分不能享受优先权。

（二）EPO的“部分优先权”与我国“部分优先权”的区别

我国专利审查指南也规定了“部分优先权”，但相对于EPO的“部分优先权”，我国的“部分优先权”可理解为一种狭义的“部分优先权”。我国以权利要求的技术方案为最小核实单元，对于采用上位概括方式限定而不可拆分的技术方案，因其本质是一个技术方案，不能享受部分优先权，从而存在“有害优先权”问题。

四、应对建议

（一）关于优先权的核实

优先权制度是遵循先申请原则的程序性法律制度，旨在解决申请人向多国申请专利时确定申请日的问题，促使权利人尽早公开相关技术。专利优先权的实质是法律认可的专利权利主体在同一主题范围内对其他主体专利的排他先占权利。《巴黎公约》通过国际优先权制度为公约成员国申请人提供方便，促进技术交流，本国优先权则在鼓励发明创造、减轻申请人负担等方面具有价值。为实现专利优先权制度的价值，《巴黎公约》将要求优先权的实质性条件限定为与优先权文件“属于相同主题”，我国专利审查指南中也将“相同主题”核实的标准定义为所属技术领域的技术人员是否能从在先申请中直接和毫无疑义地得出该技术方案。因此，对于优先权的核实，应回归立法本意，适当借鉴EPO的两步法，扩大“部分优先权”的适用范围，避免“有害优先权”的出现。

（二）专利申请阶段优先权制度的适用

“有害优先权”的根本原因是申请人对专利优先权制度的运用不当。在我国现有的优先权核实机制下，申请人应注重在先申请的撰写质量，包括完备记载技术方案并适当扩展，以及合理布局权利要求；应注重在先申请和在后申请的申请策略，如避免在先申请提前公布，尽早提出在后申请；对于在后申请，应注意以首次申请为优先权基础，提前考虑优先权核实问题，在说明书中充分体现先申请的技术内容，采用并列方案形式将在先申请的技术方案囊括在权利要求中，尽量获得“部分优先权”。