中国:连续三年不使用注册商标撤销风险攀升

2024-12-06 14:50

近年来,中国注册商标撤销案件数量显著增加,注册商标的全部及部分撤销率也一直处于较高水平。本文将探讨这一现象背后的原因、典型的答辩失败情况以及相应的应对策略。


依据相关法规,注册商标应在注册之日起三年内实际使用,此后,任何单位或个人均可基于初步调查结果,就注册商标所涵盖的全部或部分商品/服务,向中国商标局申请撤销未使用的注册商标。商标局会通知注册人提供撤销申请日之前三年内在中国大陆实际使用该注册商标的证据或不使用的正当理由。当事人对商标局的撤三案件决定不服的,可向商标评审部门申请复审,之后还可针对评审结果向法院提起一审和二审诉讼。虽然目前商标局阶段的撤三案件数量尚无权威数据,但通过商标评审阶段的公开统计数据,可对中国撤三案件的情况有所了解。


据中国国家知识产权局发布的月报和年报,向商标评审部门提交的撤三复审申请量从2019年的13,413件激增至2023年的21,393件,商标评审部门作出的撤三复审决定的数量从2019年的8,580件增至2023年的16,438件,几乎翻了一番。由于并非所有撤三决定都会被复审至商标评审部门,所以提交给商标局的撤三申请数量自然高于上述统计数据。


从2019年到2022年,注册商标的全部及部分撤销率保持在较高水平,2019年分别为50.8%和31.7%,2022年分别为49%和33.8%,而答辩成功率保持在18%以下(2021年除外)。鉴于撤三案件数量不断增加,而答辩成功率一直较低,人们越发关注其原因并寻求有效应对策略。


中国商标注册簿拥挤,截至2023年底,有效商标注册量达4,610万件,2021年新注册申请量达历史最高,为940万件,2023年仍有720万件。2023年提交的注册申请中,有48%被商标局驳回,包括33.6%的全部驳回和14.4%的部分驳回。庞大的商标注册量使剩余商标资源有限,撤三风险随之升高。此外,自2018 - 2019年以来,商标评审部门和法院基本不再接受商标共存协议和同意书,这限制了申请人的选择,使得撤三申请成为清除在先障碍商标的一种途径,因其较为简易直接且经济。


在撤三案件中,不使用的正当理由主要包括破产清算、政府政策性限制和不可抗力,可通过相关官方文件或公共信息证明,但这些理由对大多数注册人并不适用。根据《中国商标法》及相关审查和审理指南,商标的使用是指将商标用于商品、商品包装、容器、服务场所以及交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品或者服务来源的行为。主管部门在评估使用证据时,会审查五个关键要素:证据是否形成于指定的三年期间内;使用行为是否发生在中国大陆地区;使用时是否改变了注册商标的主体部分和显著特征;使用的商品/服务是否与注册的商品/服务一致;使用是否由注册人作出或授权(或至少不违背其意愿)。尽管商标使用要求明确,但撤三案件的抗辩成功率很低,这反映了商标使用情景的复杂性及收集证据的难度。以下是一些抗辩失败的典型例子。


缺乏佐证的自制证据或缺乏内在关联的零散证据是最常见的抗辩失败情况。在中国,真实产品/产品包装/标签、宣传册和标签的图片,以及展示或销售商品的网页,基本不足以在撤销程序中维持注册商标,而与其他企业或个人签署的销售合同、广告合同以及由其产生的正规发票一般能够证明商标的有效使用。然而,很多注册人在提供广告和销售文件时,往往只提交合同,不提供匹配的发票,或者提供的文件和信息分散,彼此间欠缺必要的内在联系,无法证明存在完整的交易或广告行为,因而无法维持注册。


一次性的广告投放或一次性的销售行为,未达到一定规模,在无其他证据佐证的情况下,不能认定为“真实的、善意的商标使用行为”,如“大桥”商标撤销案和“通透”商标撤销案。此外,如果没有其他证据支持,仅有注册商标转让、授权、许可或强制执行的信息,不能证明商标的商业使用。


仅在注册人/授权使用人的内部文具和办公场所标识商标的行为,不属于公开使用,如“文旅”商标撤销案。发生在注册人与其关联公司之间的交易,难以证明诉争商标所标示的商品进入了商业流通领域,如“LETTS”商标的撤销案。


实际使用时,对注册商标或核定的商品/服务进行细微更改通常可被接受,但如果改变了注册商标的主要显著特征,或者销售的产品与核定使用的产品不属于同一种,主管部门倾向于撤销该注册,如“NATURONE”商标和“LAMY”商标的撤销案。


产品投入市场前的准备工作,不能证明载有诉争商标的商品在规定的三年期间已实际进入商品流通领域,但也有例外,若在相关期间的使用非常有限,但随后立即扩大到一定规模,可根据具体情况维持注册商标的注册。


除上述情况外,如果能提供足够证据证明在中国生产的商品全部用于出口到其他国家和地区,以及线上销售相关资料结合其他佐证可证明商标的使用,但一旦发现虚假销售记录和购买者评论,在案证据易受质疑,且仅在微信朋友圈展示产品不构成有效的商标使用,如“玩转地球”商标撤销案。


上述例子和裁判表明,中国的商标实践侧重于销售和广告文件,也重视证据链的完整性。因此,应提前规划商标的注册和使用。中国采取申请在先原则,应尽早提交商标注册申请,并建立起注册和使用框架:申请中采用的商标图样应是商业活动中实际使用或最常使用的形式;申请中指定的商品/服务应根据实际业务需求并结合中国最新审查实践量身定制;注册后应在广告宣传和商业交易中合法使用注册商标,每三年将相关使用材料妥善归档;若产品由经销商营销和销售,须安排相应的授权或许可;针对重点商标,监测其注册满三年的期限,适时开始使用和归档证据,掌控使用进程。


注册人(或其被许可使用者)可在企业内部建立证据收集流程,要求不同业务部门协作。该系统可基于公司内部现有工作平台,也可基于法务、市场营销、销售和会计部门互相协作的工作流程:法律部门发出指令,请求将某一商标的使用证据归档至系统中;市场营销部门每年选取一批广告合同,并配以对应的广告发票、广告样本和产品手册,成套文件归入系统;销售、会计和物流部门每年搜集一批文件,指向同一笔商品交易的销售、支付和运输过程,成套文件归入系统;该系统可对证据收集请求做出即时响应,并支持日常的商标使用进展监控;证据存档的具体设置可针对不同商标进行调整,并根据官方要求的变化适时更新。但在实际中,复杂的商业运营情况可能会影响该系统功能的正常发挥,不过若聚焦重点商标并对系统设置做全盘设计,高效便捷的证据收集是可以实现的。


2023年1月,国家知识产权局公布了《修订草案》,向社会各界征求意见。该修订草案对商标使用提出重大调整,强调权利人在申请和注册阶段在商业活动中使用(或意图使用)商标的义务,申请人只能注册目前正在其商品或服务上使用或计划使用的商标,注册之日起每五年,注册人必须证明其商标的实际使用情况或提供不使用的正当理由以维持其注册。不同于被动答辩的撤三案件,修订草案要求注册人主动说明商标使用情况,预期将使商标制度的重心回归到“商标实际使用”的基本注册目的上,清理注册簿上的“僵尸商标”,清除闲置资源,解决商标在社会中的不标准使用问题。该修订草案引发了激烈讨论,目前有关部门正在审议,预计将在未来几年内通过并成为法律。

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